Externalización del diseño de productos: ¿quién es el titular de los derechos?

15/1/2010

Sergio Rizzo

Sergio Rizzo
Abogado de GARRIGUES

Es bastante frecuente que las PYMEs, sobre todo de los sectores del calzado, del textil y del mobiliario, encarguen parte de la actividad de diseño de sus productos a profesionales externos (diseñadores “freelance”, empresas especializadas, etc.). En varias ocasiones, esta externalización de la actividad de diseño no se ve plasmada en un contrato detallado, sino que la relación entre PYME y diseñador se sustenta en un mero acuerdo verbal sin un contenido bien definido.

Esta informalidad a la hora de encomendar a terceros la actividad de diseño origina a menudo disputas entre las partes. No nos estamos refiriendo simplemente a controversias sobre el precio pactado o los tiempos de entrega de la obra, sino a la misma titularidad de los derechos de Propiedad Industrial sobre el diseño.

Una reciente resolución del Tribunal de Justicia Comunitario (sentencia del TJCE del 2 de julio de 2009, caso C-32/08, “FEIA/Cul de Sac, Acierta”), en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante, pone de manifiesto la conveniencia que las PYMEs formalicen estos tipos de encargos en contratos más detallados.

En pocas palabras, la cuestión objeto de la pronuncia del TJCE es la siguiente.

• Tanto la normativa española como la comunitaria sobre protección del diseño industrial establecen como principio general que el derecho al diseño pertenece al autor del mismo o a su causahabiente. De la misma manera, ambas normativas prevén como excepción a este principio que, cuando el diseño sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al diseño corresponderá a este último, salvo pacto en contrario.

• La legislación española (Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, “LPJDI”) establece también otra excepción al principio general: cuando el diseño haya sido desarrollado por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.

• Sin embargo, esta segunda excepción, que representa en la práctica una importante presunción de titularidad a favor de la empresa que haya encargado a un tercero la realización de un diseño, no se encuentra recogida en la normativa comunitaria (Reglamento CE nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios). Además, en la sentencia antes citada, el TJCE ha claramente rechazado una interpretación extensiva que permita la aplicación de esta segunda excepción a los diseños comunitarios.

Por lo tanto, a nivel comunitario, el derecho al diseño realizado por encargo pertenece a su autor, a no ser que éste lo haya transmitido a su causahabiente por medio de un contrato. La prueba del contenido de este contrato, y en particular la transmisión de los derechos sobre el diseño a favor de la empresa que ha realizado el encargo, podría resultar difícil en ausencia de una formalización por escrito. El caso resuelto por el TJCE era relativo a una colección de relojes de pared, pero el principio jurídico es perfectamente aplicable a otros productos.

Resumiendo, a la hora de encomendar a terceros ajenos a la empresa la realización del diseño de una colección de zapatos o de un simple estampado para una tela, las empresas que encargan el trabajo deberían asegurarse que la relación con el diseñador quede reflejada en un documento, no necesariamente complejo, que despeje toda duda sobre la titularidad de los derechos sobre la creación estética. Asimismo, se podría aprovechar ese mismo contrato para incluir otras cláusulas importantes a la hora de minimizar los riesgos asociados al hecho de trabajar con profesionales externos a la empresa, y sin embargo frecuentemente olvidadas, como por ejemplo las relativas a la confidencialidad.

Artículo publicado en la edición impresa de Noticiero Textil edición nº 208 correspondiente a Enero/Febrero 2010. Envíenos su punto de vista u opiniones sobre este artículo clickando sobre el botón 'opinar' al inicio del artículo (es necesario estar previamente registrado)